De acuerdo con la actual Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020, la vida útil de una Patente está limitada a veinte (20) años, contados a partir de su fecha de presentación, lo cual es congruente con la anterior Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, este plazo fijo no consideraba aquellos casos en los que el proceso de concesión de la patente tardaba más años de lo normal, principalmente debido a los procedimientos internos de la autoridad otorgante.
Lo anterior, es de suma relevancia, ya que existen patentes que han sido otorgadas de manera rápida, tardando tres (3) años, o incluso menos desde su fecha de presentación, mientras que en algunos otros casos, la autoridad ha necesitado más de seis (6) años para otorgar la patente correspondiente; entre más tiempo tarde la autoridad en examinar la solicitud de patente y finalmente otorgarla, menor será la “vida útil efectiva” de dicha patente, ya que bajo la ley mexicana, el titular de una patente no puede ejercer acción legal alguna, hasta que dicha patente sea formalmente otorgada.
Considerando la situación antes descrita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conoció de un Recurso de Revisión de Amparo, en el que la recurrente solicitó a dicho Alto Tribunal invalidar la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, que negó la protección de la Justicia Federal en virtud de la existencia de diversos Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, en los que existe la obligación de reconocer un “plazo mínimo de vida” de 17 años para las patentes y esto específicamente, se establece en el artículo 1709.12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual ha sido recientemente sustituido por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que entró en vigor el 1 de julio de 2020. Al respecto, el USMCA sí contiene disposiciones relativas a las obligaciones que asumen los países contratantes para “compensar” las demoras de la autoridad correspondiente en el otorgamiento de patentes que resulten en una menor vida útil, pero obviamente, esto aplica únicamente a patentes que hayan sido solicitadas y otorgadas con posterioridad a la entrada en vigor del USMCA por lo tanto, ¿qué pasaría con las patentes otorgadas con anterioridad al USMCA, específicamente las solicitadas y otorgadas al amparo del TLCAN? Y es aquí, en donde entra en juego la Sentencia emitida por la SCJN con relación al Recurso de Revisión antes mencionado y una muy reciente resolución emitida por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (SEPI-TFJA).
Como se mencionó anteriormente, en la Sentencia correspondiente al A.R. 257/2020, la SCJN resolvió que sí existe una obligación asumida por México en el TLCAN, que obligaría al país a garantizar una “vida útil efectiva” mínima de 17 años para las patentes vigentes (aun cuando dicho Tratado dejaba a discreción del país la implementación de dicha disposición en su legislación interna, lo que a su vez no ocurrió, debido a que la ahora derogada Ley de la Propiedad Industrial -sustituida por la LFPPI- no incluía disposición alguna relativa a un mecanismo para solicitar “compensación”, en el caso de patentes en las que la duración de su proceso de otorgamiento se prolongara lo suficiente como para impactar ese mínimo de 17 años de vigencia “efectiva”); en éste sentido, nuestra Firma recientemente obtuvo, para uno de nuestros clientes (una empresa Fortune-500, líder en el sector farmacéutico y biotecnológico), una sentencia emitida por la SEPI-TFJA en la que los Magistrados de dicho Tribunal resolvieron lo siguiente:
- Lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Bayer Healthcare (A.R. 257/2020) es aplicable a este caso, ya que dicho Alto Tribunal reconoció que el TLCAN sí previó la vigencia mínima efectiva de 17 años de todas las patentes, contados a partir de la fecha en que se otorgan.
- Dicha “duración mínima efectiva”, se establece mediante la interpretación sistemática de las disposiciones previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual estaba en vigor y por lo tanto era aplicable al momento en que la patente en cuestión fue solicitada y luego concedida.
- Dicha “duración mínima efectiva” de 17 años, se consideró porque el TLCAN sí establecía la posibilidad de implementar un mecanismo de compensación en la legislación nacional mexicana; si bien, dicho mecanismo estaba ausente en la ahora abrogada Ley de la Propiedad Industrial, tal circunstancia no impedía ni prohibía a la autoridad implementar una compensación sobre sus propias facultades basadas directamente en dicho Tratado Internacional.
- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), incurrió en un retraso injustificado en el trámite y eventual otorgamiento de la patente en cuestión, lo que a su vez se tradujo en la pérdida de la “vigencia mínima efectiva” de 17 años, lo que a su vez afectó negativamente los derechos de nuestro cliente.
- Asimismo, el IMPI no sustentó debidamente la negativa a compensar el periodo de vigencia de la patente en cuestión, conforme a los criterios asumidos por la SCJN, que a su vez obedece a obligaciones contenidas en el TLCAN.
En consecuencia, la resolución emitida por la SEPI-TFJA, abre una ventana de oportunidad para los titulares de patentes que no cuentan con una vigencia mínima efectiva de 17 años en México bajo el TLCAN, al crear la posibilidad de solicitar una compensación o ajuste de su vigencia por el tiempo perdido en su otorgamiento, con base en un retraso administrativo injustificado; evidentemente cada caso sería diferente de acuerdo a sus circunstancias, pero esta es una posibilidad que había estado ausente hasta este día.
Si usted y/o alguno de sus clientes están interesados en lo anterior, no dude en ponerse en contacto con nosotros, para que podamos revisar el caso concreto y confirmar si podría haber motivos y por tanto, posibilidades en diseñar una estrategia para tratar de obtener la extensión de la vida útil de la patente, o de las patentes implicadas.
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