REGISTRO INTERNACIONAL: PRINCIPIO DE TRATONACIONAL Y DECLARACIÓN DE USO EN MÉXICO - Uhthoff

REGISTRO INTERNACIONAL: PRINCIPIO DE TRATONACIONAL Y DECLARACIÓN DE USO EN MÉXICO

El sistema de Madrid, formado por el Arreglo y el Protocolo del cual México forma parte (en lo sucesivo “El Sistema de Madrid”), relativos al Registro Internacional de Marcas establece que los nacionales de cada uno de los países contratantes podrán obtener en todos los países parte del Arreglo, la protección de sus marcas mediante el depósito de la solicitud en la Oficina Internacional de la propiedad Intelectual (en lo sucesivo “Oficina Internacional”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

En pocas palabras, el Sistema de Madrid permite proteger una marca en un gran número de países mediante la obtención de un Registro Internacional que surte efectos en cada una de las Partes Contratantes que el titular de dicho Registro haya designado para extender su protección, esto a través de una sola solicitud, en un solo idioma.


Ahora bien, este Arreglo se basa en principios establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los cuales son:

  • Trato Nacional
  • Derecho a la prioridad
  • Territorialidad de los registros
  • Indicaciones falsas y competencia desleal

Según el artículo segundo del Convenio de París, trato nacional se refiere, en cuestiones de protección de la propiedad industrial, a que los Estados Contratantes deberán otorgar a los nacionales de los demás Estados Contratantes la misma protección que concede a sus propios nacionales.

En consecuencia, los usuarios del Sistema de Madrid, sin distinción, deberán de tener el mismo trato que los nacionales de los países que designen y no deberá aplicarse reglas o requisitos aislados, diferentes o
exclusivos, y cada Estado garantizará la misma protección que otorga a sus propios nacionales.

Es así, que el principio de trato nacional no es solo fundamental para el Convenio de París, sino también para el Sistema de Madrid, siendo uno de los pilares del sistema, toda vez que sin este principio sería imposible contar con la protección adecuada, garantizar derechos e incluso pondría en riesgo el uso adecuado de la figura del Registro Internacional.

Si bien el Convenio de París establece excepciones al principio de “trato nacional”, estos son únicamente con relación a procedimientos judiciales, administrativos y de competencia, así como la elección de un domicilio o a la constitución de un mandatario siempre que estas sean exigidas por las leyes de propiedad industrial locales.

En México a partir de la reforma que entró en vigor el 10 de agosto de 2018 a la entonces Ley de la Propiedad Industrial, se incorporó la obligación de presentar una Declaración de Uso de marca en dos momentos: al tercer aniversario contado a partir de la fecha de concesión de la marca en México, y al momento de la renovación del registro.

Lo anterior aplica desde luego a las designaciones nacionales derivadas de Registros Internacionales, en
cuyo caso, la declaración de uso al tercer aniversario funciona de la misma forma, es decir, deberá de ser
presentada al tercer aniversario contado a partir de la fecha de concesión en México; posteriormente, deberá de presentarse en seguimiento a la renovación del Registro Internacional, no obstante estas no pueden ser presentadas ante la Oficina Internacional y deberán de ser presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo “IMPI”).

Conforme a las reglas del Sistema de Madrid, cada país se reserva el derecho a determinar o establecer las reglas de presentación conforme a la legislación interna, por lo que el IMPI puede establecer las formas en las que solicite la presentación de la Declaración de Uso.

No obstante, en la práctica hemos notado algunos puntos que afectan directamente a los titulares de
Registros Internacionales con designaciones en México, acciones que cuestionan inclusive si se está
respetando el principio de trato nacional.

Los que están familiarizados con el Sistema de Madrid reconocen que, una vez concedida la marca en algún país designado, la oficina de dicho país elabora un oficio donde da conocer a la Oficina Internacional que la marca ha sido concedida en una, varias o todas las clases, dependiendo el caso. Este oficio debe de contener la fecha de la concesión, la clase y el número de registro nacional.

El IMPI en los oficios donde comunica que la designación nacional ha sido registrada no está indicando la
fecha exacta de la concesión en México, en su lugar, indica únicamente la fecha en la que el oficio de
notificación fue elaborado, lo cual normalmente es una fecha posterior a la concesión. Este es el primero y probablemente una de las más serias faltas al principio de trato nacional, ya que, para las marcas solicitadas y concedidas en México, los certificados de registro sí mencionan la fecha de concesión.

Recordando entonces que la declaración de uso debe de ser presentada ante el IMPI al tercer aniversario contado a partir de la fecha de concesión de la marca en México, entonces, los oficios que envía el IMPI a la Oficina Internacional están indicando una fecha que no corresponde a la de la concesión, y que, si los usuarios del Sistema de Madrid se guían por la misma, podrían tener un mal cómputo de los plazos para la presentación de la correspondiente declaración e incluso perder los registros de las designaciones nacionales.


Por lo que respecta a la declaración de uso que debe de ser presentada al momento de la renovación,
encontramos también un obstáculo adicional para los usuarios del Sistema de Madrid.

En un inicio y por un breve momento, el IMPI permitía que, una vez presentada la renovación del Registro
Internacional se pudiera presentar casi de inmediato en México la declaración de uso correspondiente en las designaciones nacionales.

Este criterio ha cambiado, y ahora es necesario esperar a que la Oficina Internacional notifique al IMPI de la presentación de la renovación del Registro Internacional, y posteriormente el IMPI elabore un oficio donde le otorga al titular del Registro Internacional un plazo improrrogable para presentar la declaración de uso, tomando en consideración que, de no presentarse en este tiempo, el registro nacional caducará de oficio.

En esta acción podemos observar dos claras violaciones al principio de trato nacional; la primera es que la
declaración de uso que debe de ir acompañada de la renovación está siendo tratada como una omisión, es decir, como si el titular del registro internacional no la hubiese presentado como resultado de un error,
cuando ha sido el propio IMPI el que no ha permitido que se presenten de forma consecutiva e inmediatamente después de presentada la renovación del Registro Internacional.

Es tal el punto que, el oficio que emite el IMPI notificando que debe de presentarse la declaración de uso
señala el plazo improrrogable de dos meses para dar contestación al mismo, y además de pagar los
derechos de gobierno correspondientes a la declaración de uso, también se debe de pagar los derechos de gobierno por dar contestación a una acción oficial.

Para los usuarios del sistema marcario mexicano, este tipo de oficios es únicamente visto cuando por alguna razón no se presentó la declaración de uso o se omitió el pago del mismo, lo cual es francamente difícil ya que el formato de renovación contiene la declaración de uso real y efectivo de la marca.

Es así que, a los usuarios del Sistema de Madrid se les obliga a esperar un oficio nacional que no es notificado a la Oficina Internacional, y además, realizar el pago por la contestación de una acción oficial lo que aumenta los costos de la declaración de uso.

En segundo lugar, toda vez que el oficio que elabora el IMPI no es notificado a la Oficina Internacional, los titulares de registros internacionales están obligados a monitorear de forma constante sus registros en México, lo que se traduce también en una obligación implícita de designar a un representante legal en
México. Es importante mencionar que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en ninguno de sus artículos establece la obligación de indicar un representante legal para presentación de solicitudes,
declaraciones y renovaciones de marcas.

Si bien la figura de la declaración de uso en México es hasta cierto punto nueva, y que actualmente existen muchas cuestiones en la práctica que la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial no precisa, es indispensable que la Autoridad de nuestro país tome medidas para asegurar que a los usuarios del Sistema de Madrid se les aplique las mismas reglas y procedimientos que a los nacionales, y así garantizar el trato nacional.


Claudina González
claugonzalez@uhthoff.com.mx

Ver también

Mujeres Abogadas

En el transcurso de la historia, las mujeres han luchado incansablemente por su libertad, derechos e igualdad. Lamentablemente, como sociedad, hemos normalizado tanto el machismo y

BUILDING TRADEMARK VALUE THROUGH USE

The industrial and economic development that globally has occurred since the last century, has generated an important impact not only related to companies’ commercial growth, but